Resolución de Tribunal de la Propiedad Industrial, de 3 de Marzo de 2014 (Rol Nº 001227-2013)
| Presidente del tribunal | Nulidad |
| Emisor | Tribunal de Propiedad Industrial |
| Materia | Derecho Mercantil y de la Empresa |
| Número de expediente | 809342 |
| Fecha | 03 Marzo 2014 |
Santiago, tres de marzo del año dos mil catorce VISTOS:
- A fojas 17 a fojas 23 SOCIEDAD PESQUERA LANDES S.A. demanda la nulidad del registro N° 825.462, denominación “PESKADITOS”, para productos de papel,
cartón no comprendidos en otras clases, sacos o bolsas de materias plásticas para el embalaje, no comprendidos en otras clases, de la Clase 16, por COMERCIAL PESCAMAR LTDA.
En cuanto a los antecedentes de hecho el demandante señala que, por medio de la solicitud N° 809.342, COMERCIAL PESCAMAR LTDA, con fecha 27 de febrero de 2008, requirió el registro de marca comercial “PESKADITOS”. Que, en aquella oportunidad, el Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial concedió el registro de dicha marca, con fecha 25 de agosto de 2008, asignándole el número de registro N°825.462. En cuanto al registro de marca “PESKADITOS”
y sobre su uso, según el demandante, a la época de que dicho registro fue solicitado y al tiempo en que fue concedido, éste se encontraba afecto a diversas causales de nulidad, por lo que, tanto la aceptación a registro como la inscripción posterior, deben considerarse como actos viciados, por lo que debe enmendarse dicho error por la vía de la declaración de nulidad.
Además, señala que el registro impugnado fue obtenido con infracción a los principios de ética mercantil puesto que el registrante se encontraba en pleno conocimiento de la previa existencia de la marca comercial PESKADITOS de propiedad de SOCIEDAD PESQUERA LANDES S.A.
Asimismo, la marca PESKADITOS del demandante, constituye un símbolo característico en materia de productos alimenticios fabricados en base a recursos marinos, los cuales gozarían de fama y notoriedad en el mercado nacional por un tiempo superior a tres años.
En cuanto a los antecedentes de derecho para fundar el recurso de nulidad, el demandante en virtud de los artículos 26 y 20 letra h) inciso segundo, y k) de la Ley 19.039.
En efecto, el demandante señala que se vulneraría el articulo 20 letra h) inciso segundo de la Ley 19.039, toda vez que él el creador, y quien le ha dado fama y notoriedad a la marca PESKADITOS por más de tres años en Chile, a través de sus productos de la clase 16, y servicios de la clase 35, y es quien usa efectivamente en el mercado la marca PESKADITOS, por dicho periodo.
A su vez, las marcas en controversias serian idénticas gráfica y fonéticamente, por cual el solicitante se limitó a reproducir una marca que ya era famosa y notoria en el mismo mercado.
Ademas, a juicio del demandante también se vulneraria la letra k) del articulo 20 de la Ley 19.039, puesto que el demandado al registrar la marca PESKADITOS ha violado los principios de competencia leal y ética mercantil, puesto que registro una marca que conocía de antemano y que gozaba de fama en el mercado nacional, teniendo por objetivo beneficiarse de la fama y reputación de un signo de la competencia como es PESKADITOS, el que goza de altos niveles de reconocimiento y ventas.
Por tanto, si bien, el demandante no goza de registro para la marca PESKADITOS,
es su creador y quien le ha dado fama y notoriedad en el mercado nacional, con ello acusa que al demandado de haberse aprovechado del prestigio y esfuerzo ajeno, con ello además, vulnerando el articulo 4 letra a) de la Ley 20.169.
-A fojas 25 se tiene por interpuesta la demanda de nulidad de registro de marca y se confiere traslado por el término de 30 días hábiles.
-A fojas 33 a 44, el demandado contesta la demanda de nulidad señalando que son los creadores, dueños y usuarios desde hace más de diez años de la marca PESKADITOS. Además, señala que la primera causal de nulidad impetrada , esta es, el articulo 20 letra h) inciso segundo de la ley 19.039, en cuanto al uso real y efectivo de la marca, ha de entenderse que existen diversos requisitos para que sea válido el uso de una marca y menciona los siguientes: a) los productos o servicios deben circular y estar disponibles en el mercado; b) los productos o servicios deben comercializarse en ciertos volúmenes y cantidades, de tal manera que de no cumplir con ello, tal uso sería insuficiente y no satisfacería la carga legal y; c) el modo y modalidades bajo las cuales se efectúa la comercialización, por lo que existen diversas maneras o formas en que la empresa coloca sus productos y presta sus servicios.
En cuanto a la segunda causal de nulidad impetrada, la letra k) del artículo 20 de la Ley 19.039, señala que en el caso de autos esta causal está mal invocada puesto que esta prohibición alude a registra marcas contrario a la ley, a la organización y seguridad del estado. Respecto de la impetración de competencia desleal que le ha hecho la contraria, señala que se trata de una noción legalmente definida o regulada, pero tratándose de ética mercantil, no está clara su existencia,
contenido ni alcance. La demandada señala que quien le ha dado fama y notoriedad a la marca PESKADITOS y quien es el verdadero creador y dueño de la marca es Comercial Pescamar -A fojas 30, el demandado compaña documento de la empresa MARISKITOS.
A fojas 45 a 46, el demandante de autos solicita se tenga por evacuado traslado en rebeldía de la contraria y solicita se reciba la causa a prueba.
- A fojas 47, se tiene por contestada la demanda y por acompañado con citación documento de fojas 30. Además, se tiene por constituido patrocinio y poder.
Resuelve a fojas 45 que se esté a lo resuelto precedentemente, y al recibe la causa a prueba por el término legal y se fijan como hechos sustanciales,
pertinentes y controvertidos:
1) Efectividad que el demandante es el creador de la expresión PESKADITOS, para distinguir los productos que ampra el registro impugnado, u otros relacionados.,
2) uso real y...
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