Resolución de Tribunal de la Propiedad Industrial, de 3 de Marzo de 2014 (Rol Nº 001650-2013)
| Presidente del tribunal | Definitivo |
| Emisor | Tribunal de Propiedad Industrial |
| Materia | Derecho Mercantil y de la Empresa |
| Fecha | 03 Marzo 2014 |
| Número de expediente | 890520 |
Santiago, tres de marzo de dos mil catorce VISTOS:
Se reproduce la sentencia de primera instancia, eliminándose íntegramente los motivos segundo, cuarto y quinto de la parte considerativa del fallo de fecha veintisiete de abril de dos mil doce, escrita a fojas 40 a 43 de autos, que se revisa en alzada,
Y, se tiene en su lugar presente:
Que, por cuanto la colisión se produce entre la solicitud Nº 890.520,
requerida por E.R.F., de la marca denominativa ONGO FIVE HOUR ENERGY, para distinguir “bebidas energéticas no alcohólicas de la clase 32” y la marca 5-HOUR ENERGY, denominativa y mixta ,
también para distinguir bebidas energéticas de la clase 32 y suplementos alimenticios energéticos clase 5, cuyo titular es Innovation Ventures,
LLC, domiciliado en Michigan, Estados Unidos, quien señala ser el creador y titular de la marca en cuestión, en su país de origen Estados Unidos, y que también la tiene registrada en Australia, Costa Rica, Ecuador y México en las clases 5 y 32; y,
en Japón en la clase 5, además de Canadá, Unión Europea, Nueva Zelanda y Corea del Sur entre otros, en la clase 32, por presentar identidad tanto gráfica como fonética con su marca 5–HOUR ENERGY, para la misma clase 32. Funda su demanda en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 20, letras f),
g) h) y k) de la Ley de Propiedad Industrial, y por los artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de Paris, 16 del Convenio TRIPS, 17.2 del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Chile. Señala que la concesión de la marca solicitada,
acarrearía toda clase de errores, confusiones o engaño entre el público consumidor, en cuanto al origen empresarial, ya que su representada inventó el concepto de “energy shots”, (golpes de energía, en español), que son suplementos alimenticios líquidos de aproximadamente 250 ml., vendidos a temperatura ambiente, que proporcionan una mezcla eficaz de vitaminas del complejo B y aminoácidos para mantenerse a toda marcha, sin azúcar, sin estimulantes de hierbas y con cuatro calorías, que han sido comentados en revistas como “The New York Times”, “CNN”, “The Today Show” (matinal televisado de mayor sintonía en Estados Unidos), y comercializados ampliamente en cadenas de retail más importantes del norte de EEUU como GNC, W.–.M., Costco, W.e.,
que actualmente estos productos son vendidos en más de 100.000 mil puntos de venta, que viene en distintas presentaciones como “B., “L.L.,
Orange
, “Decaf” y, “Extra Strengh”, que su representada ha invertido mucho dinero en publicidad y promoción, logrando una presencia dominante indiscutida,
siendo notoria su presencia para todo consumidor, de allí que trata de impedir que el solicitante se apropie indebidamente de la marca solicitada, con el ánimo de gozar ilícitamente de todo el prestigio asociado a la misma, que ha sido ganado con mucho esfuerzo. Por lo anterior, señala que el signo solicitado no reúne los requisitos exigidos en la ley para ser inscrito como marca comercial, puesto que resulta ser una imitación engañosa de la marca de su representada, que ha usado en los EEUU desde el año 1997 y que la solicitada ONGO FIVE HOUR ENERGY,
se encuentra íntegramente contenida en su marca registrada 5-HOUR ENERGY,
siendo los elementos ONGO y FIVE irrelevantes en la marca solicitada, pues el error o engaño se mantendría en público consumidor, respecto a la verdadera procedencia empresarial.
Que, se recibió la causa a prueba a fs. 32, por el término legal, a fin de que el demandante acredite: a) que es el creador de la marca 5-HOUR ENERGY, para distinguir productos en la clase 32 u otros relacionados, b) que es titular de registros marcarios vigentes en el extranjero de la misma marca, c) fama y notoriedad de ésta en su país de origen, d) que es inductiva a error o engaño en cuanto a la procedencia de los productos a distinguir y e) que la misma ha sido solicitada en contravención a los principios de competencia desleal y ética mercantil.
Que, corresponde a estos sentenciadores valorar la documentación probatoria presentada en autos, consistente en copia de los registros de la marca 5-HOUR ENERGY, clases 5 y 32 en países como: a) Australia, Registro Nº
1281037, b) Canadá Nº TMA 716135, c) Costa Rica, Registro Nº 196840, d)
Australia Nº 1309370, e) Japón Nº 5345821, f) Unión Europea Nº 008901316, g)
Ecuador Nº 4375-10, h) Estados Unidos Nº 3876785, clase 25, i) México Registros Nº 1153156, Nº 1184636, Nº 1153155, Nº 1129964, Nº 1151824, Nº 1152626, Nº
1184637, Nº 1153157, Nº 1121069, Nº 1152288, Nº 1151015, y, j) Nueva Zelanda Nº 809387.
Que, también acompañó documentos consistentes en a) legajo con copia de revistas año 2008, donde se muestra publicidad de la marca 5-HOUR ENERGY, b) copia de folleto Retail Profits, donde se muestra el producto con su descripción y características, c) legajo con copia de cartas con reportaje o noticias de la marca, d) copia de noticia describiendo el producto, e) catálogos, publicidad,
páginas webs, f) legajo con detalle de visitas a las páginas webs www.5hourenergy.com, en países como Brasil, China, Nueva Zelanda y Corea del Sur, g) legajo de e mails del público consumidor preguntando por los productos de la...
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