Resolución de Tribunal de la Propiedad Industrial, de 13 de Marzo de 2014 (Rol Nº 001286-2011)
| Presidente del tribunal | Nulidad |
| Emisor | Tribunal de Propiedad Industrial |
| Materia | Derecho Mercantil y de la Empresa |
| Fecha | 13 Marzo 2014 |
| Número de expediente | 559139 |
Santiago, trece de marzo del año dos mil catorce.
VISTOS:
- A fojas 1 se encuentra acompañada solicitud N° 559.139 para la denominación “STARLIGHT COFFEE”, para el servicio de restaurante,
restaurante de autoservicio, bar, cafetería, salón de té; procuración de alimentos y bebidas, de la clase 42, por J.S.C.A.R..
- De fojas 10 a 30, STURBUCKS CORPORATION interpone demanda de nulidad del registro STARLIGHT COFFEE, N° 634.886, inscrito el 02 de julio de 2002 a nombre de J.S.C.A.R., para distinguir servicios de restaurante, restaurante de autoservicio, bar, cafetería, salón de té; procuración de alimentos y bebidas, de la clase 42, sosteniendo que la marca STARLIGHT COFFEE,
registrada por el demandado infringe las disposiciones contenidas en los artículos 19 y 20 letras f), g), h) y j) de la Ley 19.039, así como los artículos 6 bis), 6° quinquies y 10 bis) del Convenio de Paris y en las normas pertinentes del Convenio de TRIPS. Asimismo, juicio del demandante, también infringe el Capítulo 17 del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos.
En efecto, el demandante señala como antecedente de hecho que la marca STARLIGHT COFFEE registrada por el demandado habría sido concebida en abierta contravención a las normas prohibitivas que contiene nuestra legislación vigente, por cuanto correspondería a una imitación de la internacionalmente conocida y renombrada marca STURBUCKS COFFEE, de propiedad de la demandante.
A su vez, señala que la sociedad demandante es titular de numerosos registros de la marca STURBUCKS COFFEE, tanto nacional como internacional, la cual habría llegado a convertirse en una expresión mundialmente famosa respecto de los servicios de la clase 42.
A mayor abundamiento, entre los referidos registros nacionales, se citan los siguientes: Registro N° 653.679, que distingue cafés, casinos,
salones de café, restaurantes de comida para llevar, servicio de reparto de café para oficinas, servicios de comida por contrato, preparación de alimentos, preparación y venta de comidas y bebidas para llevar,
restaurantes y bares de comida ligera; preparación para cestas de regalo a medida con artículos seleccionados relativos a una ocasión o tema en particular de la clase 42; Registro N° 658.226, que distingue cafés, casinos, salones de café, restaurantes para comida para llevar,
servicio de reparto de café para oficinas, servicio de comida por contrato, preparación de alimentos, preparación y venta de comidas y bebidas para llevar, restaurante y bares de comida ligera de la clase 42.
Agrega el demandante que, en cuanto a la causal de las letras f) y h)
del artículo 20 de la Ley 19.039, el signo impugnado se habría construido sobre la base de los mismos elementos y en la misma forma y secuencia que los que componen la afamada marca STARBUCKS COFFEE. En efecto, al ponderar dicho signo como conjunto no quedan dudas respecto de la asimilación y asociación que persigue el demandado a la cadena de la demandante; los elementos incorporados a la expresión impugnada, solo persiguen disfrazar la evidente imitación que busca el demandado de autos de la marca del demandante y que prueba de ello lo constituiría el hecho que junto con la inscripción de la marca STARLIGHT COFFEE, el demandado de autos solicitó el registro de la marca STARLIGHT COFFEE, que es la expresión con la cual el demandado habría iniciado su giro comercial en Chile, constituyéndose en un competidor desleal del demandante.
Suma a lo expuesto, es que el demandante sostiene que el demandado utilizaría su negocio en Chile utilizando un logo cuasi-idéntico al que identificaría a su marca y que asimismo, la fachada del local comercial del demandado sería cuasi idéntica a la utilizada por el demandante, lo cual dejaría clara evidencia de la imitación que perseguiría el demandado respecto del signo STARBUCKS.
- A fojas 31 se tiene por interpuesta la demanda de nulidad de registro de marca y se otorga traslado a la contraria por el término de 30 días hábiles.
-A fojas 35 se notifica al demandado, conforme al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil.
-De fojas 44 a 50 consta la contestación de la demanda de nulidad del registro de la marca STARLIGHT COFFEE, solicitud N° 559.139,
Registro N° 634.886, para servicios de la clase 42, hoy clase 43,
solicitando el total y absoluto rechazo de la demanda en atención a diversos argumentos.
En primer orden, el demandado sostiene que al analizarse las marcas supuestamente en conflicto, ha de eliminar el término COFFEE, puesto que corresponde a una expresión de uso común en lo que dice relación con servicios de la clase 42, hoy clase 43, de tal manera que, al confrontarse las marcas en disputa existirían diferencias sustanciales,
donde ambas, únicamente comparten el elemento “STAR” y a ambas marcas se le adicionarían otras letras, que hacen que entre ellas existan diferencias gráficas y fonéticas indudables que otorgan fisionomía e identidad propia a la marca de la demandada, la cual conllevaría a que ambos signos puedan coexistir pacíficamente en el mercado.
A su vez, el demandado, enfatiza que la autoridad marcaria ha considerado distintas, en reiteradas oportunidades, las marcas en aparente conflicto, lo cual ha sido respaldado por sucesivas sentencias relativas a nuevas solicitudes de la marca del demandado, las cuales finalmente se han registrado.
Agrega el demandado que no es efectivo que STARLIGHT existe a la sombra de la prestigiosa cadena y marca de STARBUCKS, puesto que en Chile, la demandada funciona con antelación de dos años a lo menos, de la demandante. Y cuando la cadena de la demandante se establece en nuestro país, la marca de la demandada ya se había posicionado en nuestro mercado lo suficientemente con lo que resulta imposible la confusión por parte de los consumidores entre ambas marcas.
Por último, el demandado no desconoce la fama y...
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