Sentencia de Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, 31 de Enero de 2007 (caso Demanda de Hemisferio Izquierdo Consultores contra don José Soler Lertora) - Jurisprudencia - VLEX 44543402

Sentencia de Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, 31 de Enero de 2007 (caso Demanda de Hemisferio Izquierdo Consultores contra don José Soler Lertora)

Fecha31 Enero 2007
MateriaDerecho Mercantil y de la Empresa,Financiero
EmisorTribunal de Defensa de la Libre Competencia (Chile)

SENTENCIA N" 50/2007

Santiago, treinta y uno de enero de 2007.

VISTOS:

  1. A fojas 31, con fecha 13 de abril de 2006, la sociedad Hemisferio Izquierdo Consultores Limitada, en adelante H.I., demandó a don JosØ E.S.L., en adelante el seæor S., por infringir las normas sobre libre competencia, fundada en los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

    2.1. Expone ser una consultora nacional que, desde su constitución en 1997, ofrece servicios de asesoría para facilitar a terceros el proceso de boesqueda, selección y contratación de altos ejcutivos y gerentes de empresas. Este específico rubro o actividad comercial, es conocido comoenmente tanto en Chile como en el extranjero, como fiExecutive Search" o "Head Huntíng".

    2.2. Para identificarse en el mercado y diferenciarse de sus competidores, adoptó como nombre de fantasía (y parte de su razón social) la designación fiHemisferio Izquierdofl, denominación que registró como marca comercial, constituyØndose en titular de los respectivos registros de marcas Nos 519.446, 556.562 y 556.563, todos de la clase 42, siendo la primera denominativa y registrada en 1998, y mixtas las otras dos y registradas en 1999;

    2.3. S. que luego de inscribir su marca distintiva, decidió agregar en las tarjetas de presentación, en avisos publicitarios, en segundo plano, la denominación genØrica "Executive Search", con la oenica finalidad de describir Ios servicios de boesqueda de ejecutivos que prestaba a terceros, los cuales no podían deducirse de su solo nombre.

    El referido tØrmino "Executive Search" corresponde en su traducción al espaæol a "Boesqueda de Ejecutivos". Bajo esta expresión, ya sea en inglØs o en espaæol, se caracteriza determinado tipo de servicios que ofrecen empresas consultoras nacionales y extranjeras, para facilitar a terceros el proceso de boesqeda, selección y contratación de altos ejecutivos y gerentes de empresas.

    Así, fiExecutive S. se incluyó como una mención adicional a la marca fiHemisferio Izquierdofl, la cual es de uso comoen en empresas que, tanto en Chile como en el extranjero, prestan los mismos servicios de boesqueda de ejecutivos.

    La adopción de este elemento complementario, se hizo necesaria para ella al incorporarse a la asociación internacional "INAC" (International Network of Associated Consultants), donde

    era indispensable usar una denominación que describiera los servicios que prestaba en el mercado con un lenguaje internacionalmente reconocible.

    Destaca que la otra expresión genØrica "H.H. no es muy aceptada por la comunidad internacional, por ser considerada despectiva.

    2.4. Sin embargo, posteriormente descubrió que el Departamento de Propiedad Industrial había otorgado el registro marcario de la expresión genØrica fiExecutive Searchfl a favor del seæor S., registro que en todo caso no cubriría justamente los "servicios de contratación de personal" ni de "consultas sobre problemas de personal" de la clase 35.

    2.5. Indica que el demandado es dueæo de la empresa fiSoler & Lertora Consultoresfl, dedicada a la boesqueda directa de ejecutivos, entre otros rubros. Esta actividad empezó a ejercerla en nuestro país al menos desde el aæo 1989, un aæo antes de que el demandado solicitara para sí el registro del tØrmino "Executive Search".

    Su principal gestor, el seæor S., es contador auditor de la Universidad Católica, estudió un postgrado (M.B.A.) en Esade, Espaæa, desempeæó funciones relacionadas con el reclutamiento de altos ejecutivos en la firma multinacional de consultoría Coopers & Librard, en Espaæa, y se considera uno de los pioneros en incorporar al mercado nacional el servicio de boesqueda directa de ejecutivos en Chile.

    Argumenta que el Sr. S., en el desempeæo de su profesión y estudios tuvo conocimiento del alcance y significado de la expresión "Executive Search" a nivel internacional, y cómo Østa corresponde al tØrmino de uso comoen y general para describir los servicios de "Boesqueda de Ejecutivos".

    2.6. H.I. expone que en el aæo 2001, recibió una carta del seæor S., por medio de la cual Øste le solicitó dejar de usar la marca comercial "Executive Search", porque estaba inscrita a su nombre en el Departamento de Propiedad Industrial.

    Ello les habría causado incredulidad, en razón de que no es posible inscribir en el registro de marcas, denominaciones que describan los servicios que se presten, como es el caso de "Executive Search", entre otras similares del idioma inglØs que singulariza a título ejemplar.

    Agrega que H.I. nunca ha usado la expresión "Executive Search" como marca comercial propiamente tal, porque su marca o denominación es fiHemisferio Izquierdofl, y la sigla "Executive Search" sólo la usaron para aclarar los servicios prestados.

    2.7. En el mes de agosto de 2003, recibió una segunda carta del seæor S., instÆndola a dejar de usar la denominación "Executive Search", bajo amenaza de ejercer acciones legales, en atención a que dicho tØrmino estaría registrado como marca comercial desde 1991 (N" 376.041 y N" 602.501) para distinguir servicios de asesorías de empresa.

    2.8. Precisa que contactado posteriormente el seæor S. para explicarle que la denominación fiExecutive Search" corresponde a un tØrmino comoen y genØrico en el mercado objetivo de los servicios referidos, y que el registro marcario en cuestión, en todo caso, no ampara esos servicios, Øste no sólo "exigió" el cese inmediato en el uso de la denominación fiExecutive Search", sino que ademÆs seæaló que se le debían pagar perjuicios por el uso de la denominación fiExecutive Search", la que a su juicio le pertenecía en exclusividad para distinguir los servicios de "asesorías en la boesqueda, selección, y reclutamiento de personal".

    No obstante lo anterior, el Sr. S. interpuso querella criminal en contra de H.I., la cual se substanció ante el 31" Juzgado del Crimen de Santiago (rol N° 4314-2003), y fue sobreseída temporalmente el 20 de abril de 2004, por falta de antecedentes suficientes que acreditaran la configuración del delito o la participación del representante legal de Hemisferio Izquierdo.

    AdemÆs, posteriormente volvió a iniciar acciones criminales en su contra bajo la vigencia del nuevo sistema procesal penal ante la Fiscalía de Las Condes (RUC N" 0500679691-7).

    2.9. Seæala que no es efectivo que el registro de la marca "Executive Search" a nombre del demandado bajo el N" 602.501 proteja o distinga servicios de boesqueda, selección y reclutamiento de personal, por cuanto sólo ampara: "dirección de negocios; servicios de asesores para la dirección de empresa, asistencia a la dirección de empresas comerciales o industriales", clase 35.

    Su registro vigente corresponde a la renovación del anterior registro N° 376.041, que originalmente pretendió tambiØn distínguir: "contratación de personal, consultas sobre problemas de personal", clase 35 y "selección de personal, consultas profesionales y servicios de orientación profesional", clase 42, servicios que le fueron expresamente rechazados por sentencia N" 63.593 del Departamento de Propiedad Industrial de 10 de septiembre de 1991, acogiendo una oposición de C.C.L., propietaria de la marca fiExecutivesfl.

    Aclara que H.I. no ejerce un rol directivo (dirección) en las empresas de sus clientes. Sólo los asesora en buscar a las personas mÆs idóneas para los puestos claves.

    No obstante, el seæor S. trata de impedir en la prÆctica que terceros competidores, que ofrecen concretamente servicios de fiboesqueda de ejecutivos" (servicios que le fueron rechazados) utilicen esta expresión como descriptiva de la actividad comercial que ofrecen.

    2.10. Seæala que la naturaleza descriptiva e indicativa del concepto "Executive Search", hace que la misma sea de libre uso en el comercio para identificar servicios de boesqueda de ejecutivos. Esto es, todo aquel que ofrece en el mercado servicios que faciliten a terceros el proceso de boesqueda, selección y contratación de altos ejecutivos y gerentes de

    empresas, debería poder incluir junto a su marca comercial o nombre de fantasía, la expresión complementaria o descriptiva "Executive Search", con el objeto de dar una idea o información sobre el servicio de que se trata.

    Sin embargo, el actuar del demandado -que excede el Æmbito de protección de su marca- impide en la prÆctica el uso libre y legítimo de esta expresión comoen por parte de cualquier competidor que pretenda identificar en el mercado servicios de "boesqueda de ejecutivos".

    2.11. Indica que por decisión del Departamento de Propiedad Industrial, el demandado carece de título sobre la marca "Executive Search" para distinguir los servicios de boesqueda de ejecutivos tantas veces referidos y, que el demandado intenta hacer creer que su marca tiene una cobertura mÆs allÆ de la que efectivamente le corresponde, lo que no se condice con un actuar serio, responsable y leal.

    AdemÆs, amparÆndose el demandado en un título inexacto, pretende impedir a la actora el legítimo ejercicio de su actividad, interponiendo acciones penales en su contra.

    2.12. Agrega que el seæor S., aprovechÆndose de los conocimientos adquiridos en Espaæa y a sabiendas de que este concepto aoen no era reconocido por el consumidor chileno, procedió a inscribir para sí la marca fiExecutive Searchfl, impidiendo que cualquier otro competidor describiera los servicios de boesqueda de ejecutivos de la misma manera.

    2.13. Indica que las conductas del seæor S. serían ilegítimas conforme a la Ley de Propiedad Industrial, que el real interØs de las mismas sería impedir una sana y leal competencia y, que tenderían a alcanzar o incrementar una posición dominante en el mercado.

    Aæade que la circunstancia de que el seæor S. ejerza el mismo tipo de actividad que H.I., mostraría su real interØs en impedir, por medios...

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