Resolución de Tribunal de la Propiedad Industrial, de 31 de Enero de 2013 (Rol Nº 000949-2012)
| Presidente del tribunal | Nulidad |
| Emisor | Tribunal de Propiedad Industrial |
| Materia | Derecho Mercantil y de la Empresa,Derecho Laboral y Seguridad Social |
| Número de expediente | 527999 |
| Fecha | 31 Enero 2013 |
1 1 Santiago, treinta y uno de enero de dos mil trece VISTOS:
Se reproduce la sentencia en alzada de fecha 4 de mayo de 2012, escrita de fojas 216 a 224, eliminándose los considerandos segundo, tercero y cuarto de la parte considerativa del fallo y se tiene en su lugar y además presente:
Que, a fojas 63 de autos con fecha 18 de diciembre de 2003,
SOYUZPLODIMORT, Empresa Federal del Estado, Federación Rusa, demandó la nulidad de la marca STOLICHNAYA, denominativa, registro N° 665.993, de fecha 28 de mayo de 2003, a nombre de Spirit International NV., que distingue cervezas,
aguas minerales y gaseosas y otras bebidas analcoholicas, refrescos de frutas y jugos de frutas, jarabes para bebidas y otras preparaciones para hacer bebidas,
clase 32; y, bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas) vodka; licores fuertes, clase 33.
Que, la demanda de nulidad se funda en los artículos 19, 20 letras f), g) y j) del la Ley N° 19.039, y en el artículo 6 bis 1) y 3) del Convenio de Paris. Señala la actora que es dueña y usuaria de la marca STOLICHNAYA, inscrita en el extranjero, la que goza de fama y notoriedad, inscrita hace más de treinta años en la U.R.S.S.,
actual Federación Rusa, para distinguir Vodka en la clase 33, y que en su calidad de empresa del Estado produce, exporta y comercializa Vodka por décadas a todas partes del mundo. Indica que la marca impugnada es irregistrable por terceros, ya que es idéntica a la marca creada, usada y prestigiada por la demandante. Agrega que si bien la marca fue registrada en Chile por un tercero, la demandada SPIRITS INTERNATIONAL N.V., tal antecedente no afecta el hecho que haya sido inscrita de mala fe, lo que no es posible sanear mediante una simple transferencia.
Que, indica la actora que la demandada conocía la existencia de la marca STOLICHNAYA, ya que los fundadores de la empresa SPIRITS INTERNATIONAL N.V. fueron ejecutivos de la empresa demandante, y que adquirieron de manera ilegitima las más importantes marcas de vodka en Rusia, y que posteriormente fueron anuladas por Tribunales rusos, y restituidas a la demandante.
2 2 Que, agrega la demandante, que la demandada usa la marca impugnada para comercializar vodka con diversas referencias de procedencia Rusa, lo cual no es efectivo.
Que, señala también la demandante, que la demandada no se ha limitado a registrar en Chile la marca pedida, sino que también ha requerido numerosos registros en diversas clases para la misma marca.
Que, argumentando sobre el derecho infringido, la demandante ha estimado que se ha vulnerado en autos:
1) El artículo 20 letra g) de la Ley N° 19.039, por haberse registrado en Chile una marca previamente registrada en el extranjero y que goza de fama y notoriedad;
2) El artículo 20 letra f) de la ley citada, por cuanto la marca es inductiva a error o engaño respecto de la procedencia empresarial;
3) El artículo 20 letra j) de la ley del ramo, por cuanto la marca es contraria a las buenas costumbres comerciales;
4) El artículo 6 bis N° 3 del Convenio de París, por cuanto la marca fue inscrita de mala fe;
5) El artículo 6 bis N° 3 del Convenio de París, porque la marca es usada de mala fe;
6) El artículo 20 letra f) de la ley citada, ya que la marca es inductiva en error o engaño respecto de la procedencia geográfica.
Que, con fecha 25 de febrero de 2004, fue contestada la demanda de nulidad por SPIRITS INTERNATIONAL N.V, señalando la demandada que es titular internacionalmente de numerosos registros marcarios, tanto de la marca STOLICHNAYA, como de: STOLI, MOSKOVSKAYA, RUSSKAYA, entre otros.
Que, la demandada indica que la demanda de nulidad presentada es para evitar las consecuencias de las acciones penales iniciadas por ella en contra de la actora de autos. Seguidamente, detalla que la marca efectivamente fue rusa, pero que fue válidamente adquirida por ella, estando actualmente registrada en más de 150 países en el mundo y que es precisamente su actividad comercial la que le ha reportado fama y notoriedad a la marca.
Que, el demandado detalla la historia de la marca STOLICHAYA, desde la década del 60, e indica que en el año 1999 la compañía rusa ZAO Sojuzplodimport,
3 3 trasfirió los registros internacionales a SPIRITS INTERNATIONAL N.V, e incluso previamente se habían adquirido registros en el extranjero de la misma marca a las antecesoras legales de ZAO.
Que, el demandado acepta que la Corte Arbitral de Moscú el 30 de enero de 2002 decidió que, de acuerdo a las leyes rusas, el Acuerdo entre VZAO y ZAO, era nulo en relación a 17 registros de marcas rusas, incluida la marca STOLICHNAYA; sin embargo, además de discutir la validez de la sentencia, hace presente que esta sólo ha tenido efectos en Rusia.
Que, finalmente el demandado destaca que él es el primer adoptante internacional de la marca y quien la ha afamado a nivel internacional, por lo que no hay posibilidad de inducción en error o engaño, por el hecho de existir su registro nacional. Agrega además, que la marca impugnada no es inductiva a error o engaño con respeto al origen empresarial, ya que no existe equivocación en cuanto al origen del producto, ya que el vodka es efectivamente elaborado en Rusia, aun cuando se envasa y rotula en un país diferente.
Que, en cuanto a la supuesta inscripción de la marca SOTLICHNAYA en forma contraria a las buenas costumbres comerciales, señala el demandado que cabe indicar que la marca fue transferida en su oportunidad por la empresa estatal rusa a otras empresas, las que posteriormente trasfirieron estos registros a SPIRITS INTERNATIONAL N.V., quien le ha otorgado fama y notoriedad a este producto vodka en el extranjero, y que un registro ruso no puede dar lugar a la nulidad de registros chilenos, sin haber mediado exequátur a las sentencias extranjeras en nuestro país, y pide se rechace la demanda de nulidad interpuesta.
Que, de fojas 216 a 224 de autos, con fecha 4 de mayo de 2012, se dictó
sentencia definitiva la que acogió la demanda de nulidad fundada en las letras g) y f) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, y desestimó la causal de irregistrabilidad letra j) de la norma citada.
Que, a fojas 227 la demandada SPIRITS INTERNATIONAL N.V.,
interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia,
para después de hacer un resumen de la causa y de la historia de la marca STOLICHNAYA, solicitar la revocatoria, sosteniendo:
4 4 1.- Que, es dueña exclusiva y excluyente de todas la marcas STOLICHNAYA registradas en Chile y en otros 150 países, salvo en Rusia, y que la marca está
vinculada a su giro comercial, siendo una de las empresas productoras y exportadoras de vodka mas importantes del mundo, y que cuando registró las marcas en Chile, nadie puede sostener fue para...
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