Sentencia Nº 50/2007 de Tribunal de Defensa de la Libre Competencia
| Número de sentencia | 50/2007 |
| Número de expediente | C 0500679691-7 |
| Emisor | Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (Chile) |
REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA
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SENTENCIA Nº 50/2007
Santiago, treinta y uno de enero de 2007.
VISTOS:
1. A fojas 31, con fecha 13 de abril de 2006, la sociedad Hemisferio Izquierdo
Consultores Limitada, en adelante H.I., demandó a don J.E.S..
.L., en adelante el señor S., por infringir las normas sobre libre competencia, fundada
en los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:
2.1. Expone ser una consultora nacional que, desde su constitución en 1997, ofrece
servicios de asesoría para facilitar a terceros el proceso de búsqueda, selección y
contratación de altos ejcutivos y gerentes de empresas. Este específico rubro o actividad
comercial, es conocido comúnmente tanto en Chile como en el extranjero, como “Executive
Search" o "Head Huntíng".
2.2. Para identificarse en el mercado y diferenciarse de sus competidores, adoptó como
nombre de fantasía (y parte de su razón social) la designación “Hemisferio Izquierdo”,
denominación que registró como marca comercial, constituyéndose en titular de los
respectivos registros de marcas Nos 519.446, 556.562 y 556.563, todos de la clase 42,
siendo la primera denominativa y registrada en 1998, y mixtas las otras dos y registradas en
1999;
2.3. Señala que luego de inscribir su marca distintiva, decidió agregar en las tarjetas de
presentación, en avisos publicitarios, en segundo plano, la denominación genérica "Executive
Search", con la única finalidad de describir Ios servicios de búsqueda de ejecutivos que
prestaba a terceros, los cuales no podían deducirse de su solo nombre.
El referido término "Executive Search" corresponde en su traducción al español a "Búsqueda
de Ejecutivos". Bajo esta expresión, ya sea en inglés o en español, se caracteriza
determinado tipo de servicios que ofrecen empresas consultoras nacionales y extranjeras,
para facilitar a terceros el proceso de búsqeda, selección y contratación de altos ejecutivos y
gerentes de empresas.
Así, “E.S.”. se incluyó como una mención adicional a la marca “Hemisferio
Izquierdo”, la cual es de uso común en empresas que, tanto en Chile como en el extranjero,
prestan los mismos servicios de búsqueda de ejecutivos.
La adopción de este elemento complementario, se hizo necesaria para ella al incorporarse a
la asociación internacional "INAC" (International Network of Associated Consultants), donde
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era indispensable usar una denominación que describiera los servicios que prestaba en el
mercado con un lenguaje internacionalmente reconocible.
Destaca que la otra expresión genérica "Head Hunting” no es muy aceptada por la
comunidad internacional, por ser considerada despectiva.
2.4. Sin embargo, posteriormente descubrió que el Departamento de Propiedad Industrial
había otorgado el registro marcario de la expresión genérica “Executive Search” a favor del
señor Soler, registro que en todo caso no cubriría justamente los "servicios de contratación
de personal" ni de "consultas sobre problemas de personal" de la clase 35.
2.5. Indica que el demandado es dueño de la empresa “Soler & Lertora Consultores”,
dedicada a la búsqueda directa de ejecutivos, entre otros rubros. Esta actividad empezó a
ejercerla en nuestro país al menos desde el año 1989, un año antes de que el demandado
solicitara para sí el registro del término "Executive Search".
Su principal gestor, el señor S., es contador auditor de la Universidad Católica, estudió un
postgrado (M.B.A.) en Esade, E.ña, desempeñó funciones relacionadas con el
reclutamiento de altos ejecutivos en la firma multinacional de consultoría Coopers & Librard,
en España, y se considera uno de los pioneros en incorporar al mercado nacional el servicio
de búsqueda directa de ejecutivos en Chile.
Argumenta que el Sr. S., en el desempeño de su profesión y estudios tuvo conocimiento
del alcance y significado de la expresión "Executive Search" a nivel internacional, y cómo
ésta corresponde al término de uso común y general para describir los servicios de
"Búsqueda de Ejecutivos".
2.6. H.I. expone que en el año 2001, recibió una carta del señor S., por
medio de la cual éste le solicitó dejar de usar la marca comercial "Executive Search", porque
estaba inscrita a su nombre en el Departamento de Propiedad Industrial.
Ello les habría causado incredulidad, en razón de que no es posible inscribir en el registro de
marcas, denominaciones que describan los servicios que se presten, como es el caso de
"Executive Search", entre otras similares del idioma inglés que singulariza a título ejemplar.
Agrega que H.I. nunca ha usado la expresión "Executive Search" como
marca comercial propiamente tal, porque su marca o denominación es “H..
.I.”., y la sigla "Executive Search" sólo la usaron para aclarar los servicios prestados.
2.7. En el mes de agosto de 2003, recibió una segunda carta del señor S., instándola a
dejar de usar la denominación "Executive Search", bajo amenaza de ejercer acciones
legales, en atención a que dicho término estaría registrado como marca comercial desde
1991 (Nº 376.041 y Nº 602.501) para distinguir servicios de asesorías de empresa.
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